2013年《商标法》修改时，第五十九条中增加了第三款，“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识”，即“在先使用抗辩”制度的法律基础。

针对该制度的具体适用，某考研培训机构案[2]（2015年中国法院十大知识产权案件）、理想空间案[3]等判决总结过具体裁判规则，北京高院也曾经在2016和2018年整理发布的《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题》中分别对“在先使用抗辩”的成立条件以及“原使用范围”的界定提出了具体的审理意见。尽管在不同案件、不同文件中具体表述不同，把握尺度也存在差异，但从实质上来讲，“在先使用抗辩”的主要内容可以大体总结为以下三个方面：

• 被控侵权人对涉案商标的在先使用应当满足以下条件：

（1）使用时间应当满足双在先：即早于商标注册人申请和使用该商标的时间。

（2）使用方式应当为商标性使用，使用效果应达到具有一定影响的程度。

• 被控侵权行为应当满足以下条件：不超出原使用范围，包括使用的商标标识和商品/服务不超出原使用范围等方面。

• 如果“在先使用抗辩”成立，可以要求被控侵权人在继续使用该商标时附加适当区别标识。

“时间双在先”的要求是指，提出在先使用抗辩的被控侵权人实际使用涉案商标的时间，应当早于商标注册人申请注册权利商标的时间，同时早于商标注册人使用权利商标的时间。前者相对明确，北京知识产权法院在某考研培训机构案中也对以商标注册人的申请日而非注册日作为基准的理由进行过进一步解读。关于后者存在不同看法。北京知识产权法院在某考研培训机构案进行过重点阐释——虽然从字面含义上，在先使用行为应早于商标注册人对商标的使用行为，但是因该要求的实质是要通过这个要件排除在先使用人具有恶意的情形，故在把握这个要件时应把在先使用是否出于善意作为重要的考量因素，而不应拘泥于条款本身关于时间点先后的字面用语。而在理想空间案中，最高人民法院则认为提出在先使用抗辩的一方的使用时间必须早于商标注册人的使用时间。从结论上来讲，理想空间案的认定更符合《商标法》的规定本身；某考研培训机构案中“是否出于善意作为重要的考量因素，而不应拘泥于条款本身关于时间点先后的字面用语”的观点，看似是对法律条文的突破，但其内在的价值考量实际跟理想空间案是一致的，均为个案中进行利益平衡的结果，符合在先使用抗辩的立法目的。

在我们办理的某服装公司商标侵权案中[（2019）京73民终1106号]，我们客户在2003年和2010年分别在第25类的商品上申请了“VINCE”商标，均获得注册，但实际在中国使用的时间相对较晚。2017年，我们代表客户（即原告）就被告在服装产品上使用相关商标的行为提起诉讼。被告的抗辩理由包括两点：第一，原告2003年申请注册的商标核定商品为游泳衣和帽，原告未在这些核定商品上使用过“VINCE”商标，据此提出不予赔偿经济损失的抗辩；第二，针对原告2010年申请的商标，被告提出其2008年即在服装上使用过“VINCE”相关商标，据此提出在先使用抗辩。

在一审判决中，北京市海淀区人民法院认定被告的行为侵犯了原告对其2003年申请的“VINCE”商标享有的权利；就2010年申请的商标，则采纳了被告的在先使用抗辩。判决作出后，双方均提出上诉。在二审判决中，北京知识产权法院支持我方的主张，认定被告2008年的使用侵犯原告对其2003年申请的商标享有的注册商标专用权，“该使用行为由于是侵权使用而不能成立在先使用抗辩……该不合法的使用不能产生被保护的权益”，据此否定了被告的在先使用抗辩。

任何人不得因违法行为获益是一项基本法理。在《商标法》中，也体现在诚实信用原则中。“在先使用抗辩”制度的主要目的是为了平衡利益关系，保护诚实信用的使用行为，禁止违反法律规定，违反诚实信用原则的行为。在上述某服装公司商标侵权案中，单独看2010年申请的“VINCE”商标，被告2008年的使用看似确实满足“时间双在先”，但其在先使用不满足正当、善意的条件，因此也不能得到保护。所以，当涉及“在先使用抗辩”的案件中，是否符合“时间双在先”条件的具体情形不那么“常规”时，与其机械地比对申请和使用的时间点，不妨先从该制度的立法本意出发，看一看各方的行为是否符合诚实信用原则，以由此得出的结论作为大方向，再进一步分析和评估。

提出“在先使用抗辩”，其在先使用的标识必须能起到识别商品或服务来源的作用，即必须是商标性使用。该点基本不存在争议，但在具体适用时，需要特别注意避免在先使用抗辩与非商标性使用抗辩产生冲突。

在前述某服装公司商标侵权案案件中，被告主张其在2008年已经在先使用“VINCE”相关商标，提出在先使用抗辩；但当原告主张其2008年的使用系侵权使用时，被告又抗辩称，其2008年对“VINCE”相关标识进行使用是以作为服装背景图案等方式，并非商标性使用，因此不侵犯原告对其2003年申请的“VINCE”商标享有的权利。

在先使用抗辩对已使用未注册的商标提供一定保护，获得这种保护的前提是，主张在先使用的一方将其作为商标对待并进行了商标性使用。如果该标识没有被作为商标使用，则不能获得法律为商标提供的保护。非商标性使用抗辩也是商标侵权案件中被控侵权人经常提出的抗辩理由之一。被控侵权人常通过主张其未以所涉标识指示商品或服务来源，而是出于描述、指示等目的进行使用，来抗辩其未侵犯商标注册人的权利。在涉及在先使用抗辩的案件中提出此类主张时需要格外注意，避免自称其在先使用不是商标性使用，从而引发以己之矛攻己之盾的可能。

如前所述，在先使用抗辩制度为未注册商标提供保护，但这种保护不是没有条件的。与《商标法》第三十二条禁止抢注他人在先使用并具有一定影响的商标，《反不正当竞争法》保护有一定影响的商品/服务名称、包装、装潢等相似，在先使用抗辩作为对未注册商标的保护，也要求该商标通过在先使用已经达到“有一定影响”的程度。关于“有一定影响”的标准，北京高院2016年整理发布的《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题》中曾提出，关于知名度的高低程度，一般不宜要求过苛，即只要满足在先使用人对其商标的使用确系真实使用，且经过使用已使得商标在使用地域内起到识别作用，则符合具有“一定影响”的要求。该意见与在此之前被公布为2015年中国法院十大知识产权案件的某考研培训机构案一致。

具体案件中，“有一定影响”的证明标准通常也受在先使用人和商标注册人的主观状态的影响。对于抢注他人在先实际使用的商标，并基于抢注的商标对真正权利人提起诉讼的，应当考虑并理解一些案件中因年代久远在先使用人提供使用证据确有困难，对使用证据的数量和种类适当放宽；对仅少量使用过相关商标，在他人注册商标并获得知名度后，又重新使用该商标并意图攀附商标注册人的商誉的，对其在先商标证据应当以较严格的标准进行把握，充分体现诚实信用原则的作用。

此外，论证在先使用已经达到“有一定影响”的标准，不仅需考虑使用的量是否满足，还需要同时考虑该“一定影响”是否能够覆盖到被控侵权行为的范围。通过提出在先使用作出不侵权抗辩，需要保证被诉侵权使用的范围小于等于原使用范围。对于被诉侵权使用范围较宽的，在先使用并具有一定影响的证明标准则不能仅仅满足“对其商标的使用确系真实使用，且经过使用已使得商标在使用地域内起到识别作用”，而需要确保覆盖被诉侵权使用行为的范围。

在我们办理的某珠宝公司商标侵权应诉案[4]中，原告基于其2008年申请注册的商标A，对某珠宝集团旗下子公司通过电商平台销售与商标A同名的J系列钻饰产品的行为提出诉讼。我们代表该珠宝集团应诉，并提出在先使用抗辩。该珠宝集团历史材料管理较为规范，提供了较好的在先使用证据，达到“对其商标的使用确系真实使用，且经过使用已使得商标在使用地域内起到识别作用”的标准难度不大。但考虑到被控侵权行为发生在网络环境中，不受地域限制，在论证在先使用“有一定影响”时，则需要尽可能举证证明其在先使用的效果已经及于全国范围。为此，我们协助该珠宝集团搜集并提供了全国不同地区门店的销售票据，通过全国性期刊、电视节目、网络媒体进行的广告宣传和相关报道等，论证其在先销售、宣传推广和报道的效果已经及于全国范围，被控侵权行为发生在网络环境中未超出该范围。我方提出的在先使用抗辩得到一、二审法院的支持（二审法院维持一审判决）。 

在先使用抗辩中“原使用范围”的认定是争议最多、具体案件中论证空间最大的一项适用条件。“原使用范围”的认定最基本的一点是判断商标以及商品/服务是否超出原有范围。对此，存在后续使用行为只能限于在先使用的商标及商品或服务，还是只要在相同或者类似商品/服务上使用相同或者近似商标即可的不同观点。体现在个案中，出现不同观点其实也都是为利益平衡的目的采取的不同裁判尺度，其内在价值考量是一致的。此外，在其他一些案件中还涉及使用主体是否超出原有范围，以及使用方式是否超出原有范围，包括使用规模、地域范围、经营途径等。

关于有权援引在先使用抗辩的主体存在较多争论，如权利继受人、被许可人、子公司/股东/关联公司、流通环节主体/宣传推广主体等是否可以援引在先使用人的在先使用抗辩。认定标准较为严格的案例包括理想空间案，最高人民法院认为，“在先使用抗辩”作为一项抗辩事由，仅应由在先使用人自行提出，其他任何人，无论是否取得在先使用人的同意，均无权提出。在更早的小肥羊案中广东省高级人民法院对理想空间案的这种观点也有具体解读，即《商标法》对在先使用权的形式和容忍是有限度的，该标识只能由原使用人在原使用范围内继续使用，否则将导致该先用权被滥用而加剧该在先使用的标识与注册商标之间的矛盾与冲突，进一步扩大相关公众的混淆和误认，不仅冲击我国遵循的商标注册基本制度，变相架空注册商标权人的权利，对注册商标权人不公平，更会助长市场竞争的无序发展。在另外一些案件中，利益平衡的需求则导致相对较宽的认定标准，如某考研培训机构案件中，北京知识产权法院认为，使用的主体仅限于“在先使用人”本人及在先已获授权许可的“被许可使用人”。在其他一些案件中，该范围似乎也不足以达到在先使用抗辩的保护目的。于是，本段开头所述主体援引实际使用人的在先使用抗辩，基于不同的具体案件背景，均有获得支持的先例。当然，我们并不认为法院的认定标准是漫无边际的。以上这些主体根据其各自具体情况，大体上都可以归入某考研培训机构案中总结的范围。

在前述某珠宝公司商标侵权案件中，被告所在集团2005年推出了J系列的钻饰产品，原告2008年申请注册其权利商标，被告2017年作为集团旗下子公司成立。原告主张被告属于新增加的被许可人，其对J商标的使用，超出了在先使用的主体范围。我所代表被告提出抗辩，该珠宝集团实行集团化的运营方式，由集团统一管理，集团不同子公司负责不同业务流程，分工配合密不可分，在销售、宣传、售后服务等过程中，也是以集团整体的名义被消费者感知。因此，对J商标在先使用的效果，实际及于整个包括各业务流程各子公司在内的整个集团。被告尽管成立时间较晚，但其作为集团子公司，在成立后承接的是集团原有的业务内容，流转的也是来自集团原有主体的产品，因此有权援引集团公司的在先使用抗辩，并非《商标法》意义上的新增的被许可人。该主张得到一审法院的支持。我们认为在该案中，在某种意义上被告继承了集团原有的部分权利义务，所以其援引在先使用抗辩的角色，大体上是“在先使用人本人”意义上的。另外，在我们办理的另外一件商标侵权应诉案[（2019）苏0583民初17514号]，广东某公司基于2013年在第33类申请注册的“JOSEF CHROMY”商标，针对澳大利亚JOSEF CHROMY酒庄的经销商北京某公司通过某电商平台销售“JOSEF CHROMY”品牌葡萄酒的行为提起诉讼。我所代表该电商平台运营者应诉，并援引JOSEF CHROMY酒庄的在先使用抗辩。在本案中，JOSEF CHROMY酒庄非案件当事人，但经销商北京公司与该电商平台经营者援引其在先使用抗辩均获得法院支持。在该案中，被告援引在先使用抗辩的角色，则是在先已获授权许可的被许可使用人的身份。

地域范围也是“原使用范围”的认定中争论空间较大的一个点。在理想空间案中，最高人民法院认定，一般而言，在先仅通过实体店铺销售商品或者提供服务的，在商标注册人申请商标注册或使用该商标后，又在原实体店铺影响范围之外的地域新设店铺或者拓展到互联网环境中销售商品、提供服务，则应当认定为超出了原有范围。

在前述某珠宝公司商标侵权案中，原告就援引了“理想空间”案，主张被告在2008年前仅通过实体店销售，后拓展到电商平台，属于超出原使用范围。在网络时代，许多商家将商品销售和服务提供方式拓展到网络环境中，如果一概认定从线下拓展到线上即属于超出原有范围而予以禁止，对一些商家而言，面临的可能不仅是商业发展的限制，甚至可能是经营的绝路。我们认为这并非最高人民法院在“理想空间”案中上述认定的正确解读。该案中，最高人民法院认为，原有范围的判断，应以在先使用人使用其未注册商标所形成的“商誉所及的范围”为主要判断依据。这才是最高人民法院在该案中的核心观点，至于具体事实认定结论，由于该案涉及的是家具等产品，与其他案件涉及的商品在产能、经营和流通方式、商誉所及范围等方面可能存在有极大的差异，不宜直接进行套用。在某珠宝公司商标侵权案中，我们代表被告提出以上观点，论证被告的在先销售及于全国、其通过全国主流期刊、网络和电视媒体进行的宣传及于全国，相关网络报道和期刊杂志的介绍也已经及于全国，其使用该未注册商标所形成的商誉当然所及范围及于全国，并不仅限于线下某一特定地理区域，因此被诉通过电商平台进行销售的行为并未超出原使用范围。

以上仅为“原使用范围”适用条件中争议较多的两个点，在司法实务中还存在许多其他争议，也有一些案例从不同角度作出解读甚至突破。随着社会经济的发展，经营方式的创新，我们相信在该点上未来可能还会产生更多新的问题，需要围绕立法目的进行进一步解读。

如前所述，在先使用抗辩制度的目的在于解决不同权利主体之间的冲突，鼓励和保证公平竞争，维护社会经济正常秩序。在商标纠纷中，冲突的外在表现形式往往就是商品和服务来源的混淆以及关于特定关系的误认，从而导致被侵害方交易机会丧失、商标显著性削弱等后果。解决权利主体之间的冲突，达到良好的社会效果，重点在于避免“混淆”。因此在一些案件中，人民法院会支持被告提出的在先使用抗辩，认定侵权不成立，但仍然要求增加被控侵权人在继续使用该商标时附加适当区别标识。

是否增加区别标识，对商标后续的使用方式有直接影响，因此对控辩双方都是至关重要的。从商标注册人的角度，需要充分论述混淆可能性，即便在侵权主张无法获得支持的情况下，也争取要求对方增加区别标识。从在先使用人的角度，则不仅需要论证“时间双在先”、在先使用达到“有一定影响”的程度、未超出原使用范围等在先使用抗辩的适用条件，还需着重论证不存在混淆可能。在前述某珠宝公司商标侵权案中，我们主张，被控侵权的J文字标识与原告的权利商标不相同，J是该珠宝集团旗下一钻饰“系列”的名称，在被控侵权产品的销售过程中在不同位置均有注明商品的实际提供者，相关公众可以通过这些要素识别被告为商品来源，且被告未实际使用其权利商标，不存在产生实际混淆的前提，由此论证被控侵权行为不会导致混淆，没有增加区别标识的必要。一审法院在判决中认定，从被控侵权商标的使用方式来看，不会造成公众误认，因此尚不具有附加区分标识的必要性。

在实践中有许多关于“在先使用抗辩”的值得参考和探讨的案例，涉及到在先使用抗辩适用条件的方方面面。一些案件中的具体认定结论可能不尽相同甚至相反，导致在先使用抗辩的具体适用看似标准不够统一，难以琢磨预测。在先使用抗辩基于使用产生，该制度的目的是利益平衡，这些都绕不开社会经济生活的复杂性。真实社会经济生活中各式各样的权利冲突情况无法被精准预测和完整列举。但万变不离其宗，正确把握在先使用抗辩的立法本意和典型案例确定的裁判规则，就能够化繁为简，在看似不常规的案件中厘清本质，寻得方向。在遇到“非常规”案件时，不妨先自问三句：在先使用抗辩制度是为了解决怎样的冲突，从中立者的视角看本案的利益如何平衡可达到最优的社会效益，各方在本案的权利冲突中扮演怎样的角色。在结合立法本意回答这些问题后，基于据此把握的大方向，再结合案件的实际证据情况、经营上的需要等，灵活参考在先案例体现的裁判规则，制定适当的争议解决思路。